2013年，我国商标法首次规定了商标侵权的惩罚性赔偿，开创了惩罚性赔偿制度在知识产权法中的应用。
《商标法》第六十三条第一款规定:“侵犯商标专用权的赔偿金额，根据权利人因侵权所遭受的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以根据侵权人因侵权获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照商标许可费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，赔偿金额可以按照上述方法确定的金额的一倍至三倍确定。赔偿金额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理费用。"
这项规定具有鼓励权利人维权、遏制恶意侵权、净化市场环境、鼓励公平竞争的强大功能。但是，自这一规定实施以来，人民法院很少适用。
进退两难
1。本条款规定的部分内容缺乏可操作性
首先，“恶意”的内涵在本条款中并不明确。在司法实践中，对“恶意”内涵的理解仍然存在分歧，混淆了“故意”和“恶意”的内涵。其次，该条款没有规定如何认定“恶意”。“恶意”作为侵权人的一种主观心理状态，具有隐蔽性，使得人民法院更难认定“恶意”。第三，该条款中没有关于“严重情况”的规定。人民法院难以界定侵权案件在多大程度上符合“情节严重”的要求，对什么侵权案件构成“情节严重”的理解模糊。最后，文章没有规定如何确定商标许可费的合理倍数。人民法院对商标许可费合理倍数的具体范围以及影响合理倍数确定的因素感到困惑。
2。很难确定权利人因侵权而遭受的实际损失
一般情况下，权利人可以证明侵权事实及其营业收入，但难以证明侵权时间、侵权与权利人损害的因果关系、侵权造成权利人损害的原因比例。商标侵权多为持续性行为，权利人发现侵权的时间往往晚于侵权开始的时间，因此很难证明侵权开始的时间和确定侵权期间。在社会生活中，由于权利人经营良好，商标驰名，侵权期间权利人的营业收入不降反升。本案中，权利人不能证明侵权行为与权利人的损害之间存在因果关系。此外，侵权期间权利人营业收入减少的原因很多，不仅包括涉及的侵权行为，还包括管理不善、市场波动、其他侵权人同时侵权等因素。如何证明侵权行为对权利人造成损害的原因比例，也是权利人难以解决的问题。
3。侵权行为难以确定侵权人的利益
通常与侵权行为有关的证据，如合同、财务账本等，都掌握在侵权人手中，权利人很难证明侵权人的利益。权利人已经尽力证明的，法院可以将举证责任分配给侵权人。在实践中，大多数侵权人由于逃避侵权责任和害怕暴露偷税漏税的心理，不愿意向法院提交真实完整的会计账簿等证据，导致法院无法查明侵权人因侵权而获得的利益。即使少数侵权人提交会计账簿等证据，由于这些证据是侵权人单方制作的，在没有其他证据的情况下，法院也难以接受这些证据的真实性，这也使得法院难以查明侵权人因侵权而获得的利益。
4。商标许可费难以确定
在司法实践中，人民法院认定商标许可费存在很大困难。主要表现为:部分权利人不允许他人使用所涉及的商标；虽然部分权利人已经许可他人使用商标，但由于商标许可费较低，不愿意将《商标许可合同》提交法院作为参考；虽然部分权利人提交了《商标许可合同》，但未能证明合同的真实性或实际履行情况；其他权利人提交了《商标许可合同》，但该合同中的许可期限和许可区域与所涉及侵权的侵权期限和侵权区域不同；其他权利人提交了《商标许可合同》，但本合同许可的商标不仅包括所涉及的商标，还包括其他商标，许可权不仅包括商标许可权，还包括其他相关权利。前三种情况，人民法院不能确定商标许可费；在后两种情况下，由于《商标许可合同》中的许可时间、许可区域、许可对象、许可权利类型与侵权期间、侵权区域、侵权对象、侵权类型不同，权利人与他人约定的商标许可费与所涉案件无直接参照关系。
5。在适用这一条款时，很难调动法官的积极性
从客观的角度来看，法官在适用该条款时面临诸多困难，需要通过各种非常规的裁判方法来解决，如法律解释、调查取证、证据保全、适用证据妨碍制度等，这些方法不仅费时费力，而且对法官的能力也提出了更高的要求。在目前案件数量多、审判限额严格、质量要求高、办案压力大的情况下，法官没有足够的时间、精力和相应的能力来适用这一条款。从主观上看，法官适用法定赔偿条款不仅可以提高办案效率，还可以规避法律风险，赋予法官更大的自由裁量权。在法定赔偿条款和惩罚性赔偿条款之间，法官更愿意适用法定赔偿条款。
第二，解决问题的方法
1。制定相关司法解释
制定相关司法解释，对该条款的某些内容做出明确具体的规定。首先要明确“恶意”的内涵。“恶意”的过错程度应比“间接故意”更严重，“恶意”应界定为“直接故意”，即侵权人知道侵权行为并积极追求侵权损害后果的发生，更符合立法本意；其次，要对如何认定“恶意”做出规定。侵权人的主观心理状态一般是通过侵权行为表现出来的，因此侵权人的主观心理状态是否具有恶意，应当通过考察侵权行为的具体情况来确定。这些情况应包括:所涉及的注册商标的知名度，侵权人是否熟悉所涉及的注册商标，侵权人在收到权利人维权警示函后或受到行政处罚后是否继续侵权，侵权人在被法院判决侵权后是否有重复侵权行为；第三，“情节严重”的认定应当公开列举。这些情况应包括:侵犯有影响力的商标或驰名商标，侵犯涉及消费者人身健康和公共利益的商标权，侵权三年以上，跨省行政区域侵权，给权利人造成3万元以上损失的；最后，应规定如何确定商标许可费的合理倍数。人民法院应当将权利人提交的《商标许可合同》所涉及的许可面积、许可时间、许可规模与侵权面积、侵权期限、侵权规模进行比较，结合两地经济发展的差异和所涉及商标价值的变化，合理确定商标许可费的具体倍数。
2。鼓励权利人积极举证
鼓励权利人主动请求适用惩罚性赔偿，积极提供证据证明侵权所受损失或商标许可费的合理倍数。权利人因侵权遭受的损失包括销售收入损失、降价或成本增加造成的利润损失、市场信誉损失、维护权利的合理费用等。权利人可以向法院提交为宣传所涉及的注册商标而支付的广告金额和广告费、行业平均利润、侵权发生前连续几年的营业收入、侵权期间的营业收入、侵权造成损害的原因比例分析数据、涉案商标在市场上的声誉损害、涉案商标许可费等， 商标许可使用地与侵权地经济发展比较、维权合理费用等问卷调查。 ，从而最大限度地证明侵权所遭受的损失或商标许可费的合理倍数。
3。诉前证据保全制度和证据妨碍制度应用广泛
为防止侵权人不愿提交侵权所得利益的证据，权利人可以在起诉前向法院申请保全侵权人的财务账册等证据，人民法院应当依法及时作出保全裁定，查明侵权人因侵权而获得的真实利益。侵权人不愿提供证据证明其真实获利的，法院可以责令其限期提交。没有提交或者提交虚假证据的，法院可以参照权利人的主张和提供的证据确定赔偿金额。诉讼证据保全制度和适用的证据妨碍制度的广泛适用，可以有效解决侵权人不愿举证而导致侵权利益难以查明的问题。
4。鼓励法官适用该条款
一方面，加强法官教育，要站在知识产权审判护送国家创新驱动发展的战略高度，充分认识适用该条款的良好社会效用，增强法官适用该条款的社会责任感。同时，加强对法官的培训，加强学习研究，提高法官适用本条款的专业能力。另一方面，要优化法官的绩效考核体系，在考核法官的绩效时不会扣分。同时，对商标侵权适用惩罚性赔偿的案件应视为案件复杂、社会效果好的案件，在评价法官表现时应适当加分。通过采取上述措施，可以解决法官没有时间精力，没有能力使用，不愿意适用的问题，激发法官适用该条款的积极性。
应注意的三个问题
1。法院不能主动适用惩罚性赔偿条款
权利人在申请中未适用惩罚性赔偿条款的，根据“无诉”原则，法院不能主动适用惩罚性赔偿条款。在审理过程中，如果法官发现案件可能符合惩罚性赔偿的条件，可以向权利人说明，由权利人决定是否变更请求权。如需变更主张，应在一审辩论结束前提出。
2。权利人只能选择法定赔偿条款和惩罚性赔偿条款中的一项
由于条件不同、举证责任不同、赔偿金额不同，权利人不应同时要求法定赔偿条款和惩罚性赔偿条款，只能选择其中一项。权利人在请求法院适用法定损害赔偿条款后，不得再提起诉讼请求法院适用惩罚性损害赔偿条款。
3。侵权人因同一侵权行为受到行政处罚或刑事罚款责任后，权利人仍可请求适用惩罚性赔偿条款
商标侵权惩罚性赔偿条款的作用侧重于保证权利人的损失得到充分赔偿，行政机关处罚侵权人或人民法院对侵权人处以刑事罚款的作用侧重于维护社会主义市场经济秩序。由于两种功能侧重点不同，侵权人责任方向不同，侵权人因同一侵权行为受到行政处罚或刑事罚款后，权利人仍可请求惩罚性赔偿。
资料来源:《人民法院日报》
作者:罗陕西省高级人民法院