新修订的《专利审查指南》将于2019年11月1日生效。为了更好地指导专利申请和审查的实践,对修订后的指南的主要内容进行了介绍和解释。
(一)发明专利申请初步审查相关内容的修改
1.根据审查意见(第一部分第一章第5.1.1 (3)节)规定再分申请的提交时间
《指南》的修订进一步明确了根据审查意见重新提出分案申请的提交时间应以存在单项缺陷的分案申请为准,并进一步简化了重新分案申请的程序,取消了提交审查员出具的表明单项缺陷的审查意见通知书或分案通知书复印件的要求。
修订和解释
现行《指南》规定,申请人需要重新提交分案申请的,重新提交的分案申请的提交时间仍应当按照原申请进行审查,但申请人因分案申请单一而按照审查员的审查意见重新提交分案申请的除外。这种“例外”情况是考虑到在再次提出分案申请时原申请可能已经被授权或过期,为了维护申请人的权益,不再按照原申请审查分案申请的提交日期。但是,由于这里的“例外”并没有明确规定再分申请提交时间的审查标准,因此在实践中存在两种不同的理解。一种观点认为,只需提交审查员出具的表明单项缺陷的审查意见通知书或分案通知书的复印件,无需审查分案申请的状况;另一种观点认为,不仅需要提交相关副本,还需要审查分部申请的状况,这也导致审查标准的执行不一致。专利法实施细则第四十二条第一款规定:“专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。”无论是分案申请还是再次分案申请,都应遵守这一规定。因此,为了进一步明确审查标准,统一认识,消除分歧,本次修订明确“重新提交的分案申请的提交时间以存在单项缺陷的分案申请为准。不符合要求的,不得以分割申请为依据进行分割。”。此外,为落实国务院“分拨服务”的决策部署,此次修改进一步简化了重新提交分案申请的程序,取消了提交审查员出具的表明单项缺陷的审查意见通知书或分案通知书复印件的要求,进一步简化了重新提交分案申请的程序,减轻了申请人提交相关文件的负担。
2.修改分案申请的申请人和发明人的相关规定(第一部分第一章第5.1.1 (4)节)
《指南》修订明确,有资格提出分案申请的申请人应当是提出分案申请时的原申请人,再次提出分案申请的申请人应当是分案申请人。同时,为了使相关规定更加明确和完整,还补充了重新分案申请的发明人应当是分案申请的发明人或者其部分成员。
修订和解释
现行指南规定,分案申请的申请人应当与原申请的申请人相同。不一致的,应提交申请人变更的证明材料。在实践中,分案申请人将提交双方签署的转让证明,以完成分案申请权的转让,而不是按照一般的权利转让规定提交“描述项目变更声明”。因此,审查支持文件后,如果没有其他缺陷,审查员将直接向分案申请人发出发明专利申请初步审查通过的通知,而不是向原申请人发出任何通知。这会导致原申请的申请人无法了解其分案申请的情况,给虚假的分案申请一个机会,极大地损害申请人的利益。因此,明确本次修改只能由原申请的申请人提交,需要变更申请人时,需要办理变更说明事项的手续,才能有效保障申请人的利益。
3.修改权利转让相关证明文件的规定(第一部分,第一章,6.7.2.2(2)节)
为确保转让或赠与合同是当事人真实意思表示,《指南》修订进一步明确了转让或赠与合同应由双方当事人签字或盖章,并列出了必要时需要提交主体资格证书的情形,如当事人对专利申请权(或专利权)的转让或赠与有异议等。
修订和解释
首先,根据合同法和专利法的有关规定,转让或者赠与专利申请权(或者专利权)的,当事人应当订立书面合同。《指南》中明确了转让、赠与合同应当由双方当事人签字或者盖章,这与审查的做法是一致的。其次,专利申请权(或专利权)是申请人(或专利权人)的财产权。作为行政机关,应当谨慎对待行政相对人的产权变更登记。为避免伪造签名擅自转让他人的专利申请权(或专利权),在审查权利转让或赠与的变更请求时,要求双方在必要时提交主体资格证书,以协助判断转让合同是否是当事人的真实意思表示,从而有效降低因伪造签名形成虚假证明文件而变更资格的可能性。
(2)设计相关内容的修改
4.修改涉及图形用户界面的产品外观设计相关规定(第一部分第三章4.4节和7.4节)
为了顺应图形用户界面设计领域的发展趋势,更好地保护图形用户界面设计的创新成果,《指南》的修订进一步规范了与图形用户界面产品设计相关的产品名称和简要描述的书写要求,放宽了提交图形用户界面视图的限制,弱化了图形用户界面与最终产品的联系,解决了图形用户界面对一种或多种产品的通用保护问题。
修订和解释
自2014年5月1日起,国家知识产权局68号局令将包括图形用户界面在内的产品纳入设计专利保护对象,涉及图形用户界面的设计专利申请数量逐年增加,申请人数最多的都是新兴互联网公司。这些创新课题设计的图形用户界面,一般是通过互联网在手机、电脑、台式电脑的显示设备上使用,而不是局限于某个特定的产品。由于现行规定要求申请文件采用物理产品和界面相结合的形式,通用图形用户界面需要与不同产品结合使用,导致图形用户界面产品保护范围不明确,侵权认定存在争议。本指南的修订通过放宽GUI视图提交的限制,解决了一种或多种产品中GUI的通用保护问题,即对于设计点仅在GUI中的应用,视图要求简化为提交包含GUI的显示屏面板的至少一个正交视图,从而将GUI与其特定产品脱钩。同时,对于这种通用图形用户界面,需要在简要说明中以详尽的形式指定其应用的最终产品。
(三)发明专利申请实质审查相关内容的修改
5.改进三步审查的一般规定(第二部分,第四章,3.2.1.1部分)
《指南》对“三步法”的相关规定进行了修改和进一步完善,对创造性进行了评述,明确了发明实际解决的技术问题应当根据所要求保护的发明的显著特征所能达到的技术效果来确定;并且规定,对于在功能上相互支持并且具有交互关系的技术特征,由所要求保护的发明中的技术特征及其关系所实现的技术效果应当被视为一个整体。
修订和解释
创造性是专利法对发明和创新的高要求。判断创造性的关键在于尽可能客观地衡量发明技术的贡献,使最终授予的专利权能够与发明人对现有技术的真实贡献相匹配。在“三步法”判断方法中,确定本发明实际解决的技术问题是难点之一。该修改强调,在确定本发明实际解决的技术问题时,不应仅基于区别特征的固有功能或功能,而应基于区别特征在要保护的整个方案中能够实现的技术效果。同时,对于功能上相互支持、具有交互关系的技术特征,在确定本发明实际解决的技术问题时,应作为一个整体来考虑。
6.进一步规范审查员理解发明的一般路径(第二部分第八章第4.2节)
《指南》的修订进一步规范了审查员理解发明的一般路径,明确了审查员应当充分了解背景技术的整体情况,了解发明的技术方案所带来的技术效果,明确发明相对于背景技术所做的改进。
修订和解释
正确理解发明是审查员识别申请事实、客观评价创造性的前提。本次修订进一步明确了审查员在理解发明时应从说明书记载的背景技术入手,因为申请文件记载的背景技术通常是发明人技术改进的对象,也是发明创造的真实技术起点。同时,修改进一步明确了审查员在理解发明时应着眼于对发明的整体理解,应把握发明对背景技术的改进思路,明确发明的贡献。
7.强化考官常识的举证责任(第二部分,第八章,4.10.2.2一节)
《指南》修订明确,申请人不同意审查员引用的公共知识时,审查员应当提供证据或者说明理由;当考官认为“发明点”是常识时,通常要提供证据。
修订和解释
《指南》的修订规范了创造性评论中对常识的使用,并有针对性地加强了审查员的举证责任。一方面明确申请人不同意审查员引用的常识的,审查员应当提供相应的证据证明或者说明理由;另一方面,很明显,审查员应当提供证据,证明有助于解决权利要求中的技术问题的技术特征是公认的常识。
(4)检索相关内容的修订
8.全面修订完善检索相关规定(第二部分第七章第2、5.3、5.4.2、6.2、6.3、8.1、10、12节)
检索相关内容的修订涉及《指南》第二部分第七章,旨在固化审查实践中总结的有益的检索经验,提高审查人员的检索效率,包括修改供审查的检索数据的形式和类型;重写检索过程和检索策略的规范;指定检索的最小数据库,进一步明确暂停检索的原则;对不需要检索的情况进行完善规定;规范检索信息记录等内容。
修订和解释
检索是专利审查的关键环节,检索质量是审查质量的核心和关键。现行《指南》关于检索的规定不能很好地适用于当前的实际情况,需要在系统性和完整性上加以改进。同时,随着文献资源存储形式的变化和智能检索技术的发展,对检索资源和检索方法提出了新的要求。首先,本次修订完善了审查检索材料的形式和类型,规定审查人员应当检索专利文献和非专利文献。专利文献包括中国专利文献和国外专利文献,非专利文献主要包括国内外科技图书、期刊、学位论文、标准/协议、标引工具和手册等。其次,重写了检索过程和检索策略的规范,将检索过程分为初步检索、常规检索和扩展检索,列出了每一步需要完成的具体检索任务和要求。在检索策略部分,系统完整地列出了审核员在制定和调整检索策略过程中应考虑的要点,包括选择检索系统或数据库、表达基本检索要素、构建检索风格和调整检索策略。再次,规定了搜索最小数据库的范围,明确了当审查员在没有获得对比文件的情况下决定停止搜索时,至少要在最小数据库中进行搜索。最后,完善不必要检索的规定,规范检索信息记录的内容。通过此次修订,有利于规范审查员的检索流程,引导审查员科学制定检索策略,提高检索质量。
(5)修改会议和电话讨论的相关内容
9.会议修改(第二部分第八章第4.12节)
对《指南》的修订澄清了举行会议的原则,并适当放宽了举行会议的时间限制。审查员和申请人可以在实质性审查程序的任何阶段发起会议邀请或请求。另外,为了避免不必要的见面影响考试效率,列举了考官可以拒绝申请人见面请求的情况。
修订和解释
为了促进审查员和申请人之间的沟通,增进相互理解,提高专利审查的质量和效率,本次修订明确了召开会议的原则。只要会议能够达到有益的目的,有助于澄清问题,消除分歧,促进理解,审查员就应该同意申请人提出的会议要求。为避免不必要的会议影响审查效率,还规定在双方意见已经充分表达,相关事实已经通过书面或电话讨论明确认定的情况下,审查员可以拒绝申请人的会见请求。此外,由于现行《指南》严格限制了首次审查意见通知发布后的会议时间,因此在审查实践中需要在首次审查意见通知发布前召开会议,特别是当申请的技术方案非常复杂时,需要在首次审查意见通知发布前对发明的技术方案进行现场论证或说明,这样的会议有助于准确理解发明,客观认定事实,因此修订后的规定放宽了召开会议的期限。
10.电话讨论和其他方法的修改(第二部分第八章第4.11节和第4.13节)
为了提高审查员与申请人之间的沟通效率,促进审查员对发明和现有技术的理解,提高审查质量和效率,本次修订放宽了对电话讨论的时间、内容范围和开始主题的限制。此外,还增加了视频会议和电子邮件,作为考官与申请人讨论的方式。因此,没有强制性要求审查员记录和归档讨论的内容。此外,它还规定申请人和审查员讨论后提交书面文件。
修订和解释
现行《指南》第4.11.1节“申请继续审查后的处理”规定,“对于个别问题,如有可能,审查员可以按照本章第4.13节所述的方式与申请人进行电话讨论”。这里引用的电话讨论的写作方法很容易被认为是电话讨论只能在继续考试的过程中使用。本次修订明确了电话讨论可以在第4.13节“电话讨论和其他方式”中使用。其次,第4.11.1节还限制了电话讨论仅适用于持续审查中的个别问题,第4.13节还限制了电话讨论仅适用于解决与次要和误导性形式缺陷相关的问题。这些关于电话讨论可以涵盖的内容的规定过于局限,无法满足复习实践中的实际需要。因此,扩大了电话讨论的内容范围,使讨论的范围不再局限于形式和个别问题,还包括对发明和现有技术的理解或应用中存在的问题等。
修改还调整了“考官可以和申请人一起工作……”的语序,在实质审查中,审查员和申请人都可以根据需要在合适的时间主动启动电话讨论,以利于实质审查的高效进行。远程通信的出现,除了笔试、会议、电话讨论之外,还为申请人和考官之间的交流提供了更多的替代方式,增加了视频会议、电子邮件等其他交流方式。因此,没有强制性要求审查员记录和归档讨论的内容。
修改进一步明确,除审查员根据职权修改的内容外,申请人需要正式提交修改后的书面文件,以确保文件的法律效力。
(6)修订人类胚胎干细胞相关审查标准
11.修订与人类胚胎干细胞相关的审查标准(第二部分第1章第3.1.2节和第二部分第10章第9.1.1节)
为了顺应人类胚胎干细胞技术的快速发展和创新主体对相关技术专利保护的迫切需要,本次修订不再以专利法第五条为由,完全排除“受精后14天内未进行体内发育的人类胚胎分离或干细胞获取技术”的专利保护。
修订和解释
由于技术的限制,人类胚胎干细胞的早期获取只能通过破坏人类自体胚胎来实现,这导致了人类胚胎干细胞科学研究中巨大的伦理争议。随着科学技术的不断发展,人类胚胎干细胞领域出现了新技术,体外获取技术成为获取人类胚胎干细胞的主要途径,避免了与从体内获取干细胞相关的伦理争议。特别是受精后14天内的囊胚未发生组织分化和神经发育,从体外发育14天内的囊胚获得人胚胎干细胞不违反伦理。科技部、卫生部2003年12月24日颁布的《人类胚胎干细胞研究伦理指导原则》第六条第一款规定:“对人类胚胎干细胞的研究,必须遵守以下行为准则: (一)通过体外受精、体细胞核移植、孤雌生殖或者基因改造获得的囊胚,从受精或者核移植开始,不得在体外培养超过14天。
人类胚胎干细胞因其无限增殖性和全能性而成为全球研究热点,在疾病治疗和再生医学方面具有广阔的应用前景。因此,随着人类胚胎干细胞研究的深入和临床治疗的曙光,考虑到全社会最大利益的实现,本次修订不再以专利法第五条为由,完全排除14天内无体内发育的人类胚胎分离或干细胞获取技术的专利保护。从而达到了对一些与胚胎干细胞研究相关的发明给予适当专利保护的目的,解决了目前“一刀切”的局面,符合我国产业科研政策的规定和相关伦理的要求。
(七)关于无效宣告程序中相关内容的修改
12.无效宣告程序中对比文件组合的相关修改(第四部分第三章3.3节)
在不损害请求人请求权的前提下,为了减轻请求人对各种证据的具体组合进行全面说明的负担,突出案件争议焦点,快速解决双方争议,对《指南》进行了修订,明确了在无效宣告程序中,请求人提交多个比较文件,表明采用组合比较法,且有两种或两种以上组合方法的,应先对最重要的组合方法进行比较分析。如果最重要的组合方式不明确,默认第一组对比单据的组合方式是最重要的组合方式。
修订和解释
在审查发明专利和实用新型专利无效案件的实践中,一些权利人过分强调不同的证据组合,不加区别地列举各种证据组合来评价一项权利要求的创造性,导致双方当事人投诉,降低了审查效率。这种做法导致口头听证程序的拖延,不利于双方纠纷的快速解决,实际上损害了双方的利益。因此,这种情况应该得到合理的规范。《指南》的这一修订没有损害索赔人的索赔权,也没有降低具体解释的标准。同时,请求书中明确陈述了请求人的主要主张,突出了案件争议的焦点,也有利于提高审查的质量和效率,保障双方的合理利益。
(八)支付信息补充的修改
13.支付信息补充方式的修改(第五部分第二章第七节)
《指南》修改并删除了“通过传真或电子邮件”等具体支付信息补充方式的描述。对于期限和支付方式,采用了“应按照专利局规定的汇款当日的方式和要求进行补充”的上位语言表述;并删除第二段关于传真或邮件补充支付信息时的具体操作要求。
修订和解释
为了进一步满足专利支付者的支付需求,推广“互联网+服务”的业务办理模式,使支付者能够获得更方便快捷的支付信息补充服务,减少相关支付错误,我局开发了专利支付信息在线补充管理系统,可以取代传统的通过传真和电子邮件补充支付信息的方式。在指南中体现为“专利局规定的方式和要求”的上位表述,具体的支付信息补充方式将适时以公告的形式另行公告。
(九)修改三项专利申请的审查顺序的相关内容
14.关于审判顺序和优先审查的规定(第五部分第七章第8.1和8.2节)
《指南》对第二部分第八章第3.4节进行了修改和删除,在第五部分第七章增加了新的一节,集中论述了发明、实用新型和外观设计专利申请的审查顺序。为了与《专利优先权审查管理办法》保持一致,对优先权审查的相关内容进行了适应性修改,将可以申请优先权审查的专利申请种类扩大到发明、实用新型和外观设计三种专利申请。此外,同样明确的是,同一申请人在同一天提出的发明专利申请一般不进行优先权审查。
修订和解释
本次修订主要对审查顺序和优先审查的具体情况进行了规范和调整。此外,鉴于同一申请人在同一天(仅指申请日)就同一发明创造同时申请实用新型和发明,由于实用新型的审查周期短于发明的优先审查周期,因此不适合对同一天的发明专利申请进行优先审查。因此,本次修改明确,同一申请人在同一天提出的发明专利申请一般不进行优先权审查。
15.延迟审查的规定(第五部分第七章第8.3节)
《指南》的修订引入了发明和外观设计专利申请的延迟审查制度,并规定了延迟审查请求的时间和期限。对发明专利申请的延期审查请求,应当由申请人在提出实质审查请求的同时提出,但是对发明专利申请的延期审查请求,自实质审查请求生效之日起生效。延迟审查设计的请求应由申请人在提交设计申请的同时提交。根据申请人的要求,延期审查的期限可以是1年、2年或3年。
修订和解释
为申请人提供更多的审查模式选择,可以更好地协调和匹配审查周期与专利市场化运作,满足创新主体的多元化需求。具体来说,一些发明技术领域希望通过延迟审查来获得更多的时间来考虑调整专利权利要求的布局和保护范围。但是外观设计专利审查周期短。对于一些研发周期较长的产品,外观设计专利的公布时间往往早于该外观设计产品的上市时间。因为“所见即所得”的特点,很容易被抄袭。如果在设计持有人没有为商业应用做好充分准备的情况下披露设计,持有人的商业利益可能遭受损失。因此,对《指南》的这次修订对发明和设计的专利申请实行了一种延迟审查制度。但是,实用新型专利申请的延期审查是由于“潜艇”专利在公众反馈中的巨大风险,因此本次修订没有引入延期审查制度。
资料来源:国家知识产权局。