日前,北京知识产权法院公开开庭审理了原告冲电气实业(深圳)有限公司(简称冲电气公司)诉被告国家知识产权局、第三人深圳怡化电脑股份有限公司(简称深圳怡化公司)等发明专利无效宣告请求行政纠纷一案。
然而,该案并不是冲电气公司与深圳怡化公司之间关于专利的首次纠纷,两者之间的专利纠纷由来已久,可以追溯至OEM合作期间。
OEM(Original Equipment Manufacturer),是指一家厂家根据另一家厂商的要求,为其生产产品和产品配件,亦称为定牌生产或授权贴牌生产。
1999年,深圳怡化公司成立,ATM设备供应商。
2001年,冲电气公司由冲电气工业株式会社在深圳筹备建立,主要从事ATM机的设计、研发、生产和销售业务。
2005年,深圳怡化公司与冲电气公司签署有关ATM机的OEM合同,由冲电气公司向深圳怡化公司提供ATM机。
截止2015年底,冲电气公司以OEM的方式,累计向深圳怡化公司提供了11万台ATM机设备。
纠纷一:
2016年,冲电气工业株式会社向深圳市中级人民法院提出,针对深圳怡化公司在2009年至2014年期间申请并获得授权的七件国内专利权的权属纠纷诉讼请求。
2017年,深圳市中级人民法院作出判决:深圳怡化公司维持拥有七件涉案国内专利的专利权;驳回冲电气工业株式会社的诉讼请求。
纠纷二: 2016年,深圳怡化公司向深圳市中级人民法院提出,针对冲电气公司在2009年至2013年期间申请并获得授权的九件国内专利,提出专利权权属纠纷的诉讼请求。与此同时,冲电气公司起诉了深圳怡化公司侵犯其上述九件专利权。 2017年,深圳市中级人民法院作出判决:由冲电气公司申请的九件涉案国内专利的专利权归属于深圳怡化公司。 同年,冲电气公司向广东省高级人民法院提出上诉请求。 2018年,广东省高级人民法院作出判决:撤销深圳市中级人民法院作出的民事判决;驳回深圳怡化公司的全部诉讼请求。 纠纷三: 2016年,深圳怡化公司向深圳市中级人民法院提出,针对冲电气公司侵犯其2009年申请的发明专利权,提起诉讼请求。 2019年,深圳市中级人民法院作出判决:冲电气公司侵犯深圳怡化公司所拥有的发明专利。 根据深圳怡化公司与冲电气公司之间发生的以上专利纠纷能够看出,两者之间存在纠纷的专利全部是OEM合作期间的专利权问题!
通过OEM合作可以使掌握不同资源的市场主体进行整合,获得快速进入市场、提升技术水平、消化过剩产能和规避市场风险等等好处,使双方享受美好的“爱情”。
然而,在OEM合作期间,对产品技术的改进是必然存在的。 此时,技术改进所产生的专利权归属问题会显得格外敏感和重要,不能及时有效处理,会引发一系列围绕专利权的权属和侵权纠纷,导致双方合作破裂甚至产生敌对的“仇恨”。 在《合同法》和《专利法》中,针对部分情况给出了专利权属的规定。然而,在OEM合作期间,会出现的专利问题要比《合同法》和《专利法》中规定的情况更多、更复杂。 参考深圳怡化公司与冲电气公司之间公开的诉讼信息,两者在OEM合作协议中针对合作期间的专利事宜约定的不可谓不多、不可谓不详,但还是没有阻止了专利纠纷的发生。而且,这还仅仅是合作双方之间的专利纠纷问题,还没有涉及到第三方的侵权问题。
宗师猫认为:
知识产权问题是无法依靠事前的一揽子约定完美解决!
在OEM合作,以及其他涉及知识产权技术的合作中,必须要有配备专业的知识产权团队为其提供专业、整体的知识产权策略,在享受美好“爱情”的同时,避免“仇恨”的发生,实现双方利益的最大化。